Em 2013, a ABIFINA propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) para questionar a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279/1996. A referida ADI, de nº 5061, foi extinta, mas incorporada em sua totalidade na ADI nº 5529, requerida pela Procuradoria Geral da República. Segundo o artigo 40 da LPI, a vigência das patentes é de 20 anos para invenções e de 15 anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito do pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo acrescentava que o prazo de vigência deveria ser de, no mínimo, dez anos para a patente de invenção e sete anos para modelo de utilidade, a contar da data em que o direito foi concedido. Dessa forma, por exemplo, se o pedido de patente era decidido depois de 15 anos da data de depósito, quando essa patente era concedida, recebia o prazo mínimo de 10 anos da data de concessão e passava a vigorar por 25 anos (15 anos de exame com “expectativa de direito”, mais 10 anos de prazo estendido), tempo superior aos 20 anos previstos no caput do artigo 40 da LPI.
No início de abril de 2021, com o início do julgamento em pauta no Supremo Tribunal Federal (STF), o relator do processo e Ministro Dias Toffoli antecipou seu voto e deferiu uma liminar para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI em patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. No final de abril, houve a continuidade do julgamento, com a manifestação de todos os ministros, do relator e de todos os amici curiae admitidos.
A sessão de votos foi pautada para o julgamento em Plenário do dia 05 de maio do mesmo ano. O Plenário, por maioria de 9 votos contra 2, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, por entender que a prorrogação das patentes configurava a distorção de um benefício que deveria estimular pesquisas e inovações, além da insegurança jurídica à entrada da concorrência trazida pela indefinição de uma data de término da exclusividade.
Ainda no início de maio, o STF decidiu, por maioria de 8 votos contra 3, pela modulação dos efeitos da decisão tomada pela Corte. A maioria dos ministros (6 x 2) votou pela modulação com efeitos retroativos (ex tunc) para qualquer tecnologia da área de saúde (produtos e processos farmacêuticos e produtos hospitalares), confirmando a liminar do Ministro Dias Toffoli. Em meados de maio, o INPI emitiu um comunicado na Revista da Propriedade Intelectual (RPI) nº 2628 informando que as patentes da área da saúde sofreriam ajustes nos seus prazos de vigência.
A decisão de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI acaba com a extensão de patentes de todos os setores tecnológicos. Como a modulação foi feita de forma diferente para o setor de saúde, os efeitos retroativos que acabam com a extensão valerão apenas para as patentes de produtos e processos para a saúde, conforme esquematizado na Figura 1.
É importante que a indústria conheça os prazos de vigência das patentes que protegem os produtos de seu interesse. E é ainda mais relevante que a indústria tenha ciência de que, normalmente, um produto não está protegido por uma única patente, mas por diversas patentes que “cercam” esse monopólio. Para afirmar sua liberdade de exploração, é necessário o conhecimento de todo o pacote de patentes envolvendo o produto de interesse como, por exemplo, patentes dos intermediários químicos e/ou biológicos, do medicamento, do uso, de processos de produção, de dispositivos e de composições.
Com a expectativa de disseminar esse tipo de informação estratégica para as empresas associadas, foi efetuado um estudo com 50 medicamentos de interesse que estarão em domínio público ou próximos a expirar sua proteção patentária após a decisão da ADI. A atualização foi feita com base no Federal Drug Administration (FDA), no Monitoramento de Pedidos de Patentes de Interesse do SUS (MPP SUS) e nas demais avaliações patentárias executadas pela autora para a ABIFINA.
Os resultados mostram que, dos 50 produtos estudados, 11 já estão livres para exploração, pois tiveram correção de prazo pelo INPI, e 24 produtos possuem patentes a expirar dentro dos próximos cinco anos. Quinze produtos possuem patentes a expirar no período de 6 a 15 anos, estando alguns com pedidos de patentes ainda em exame pelo INPI (Figura 2).
Essas informações sobre o limite temporal de vigência de uma patente são importantes para organização do portfólio de projetos a serem desenvolvidos pelas equipes de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) das empresas. Com a estimativa de extinção das patentes, é possível organizar a produção industrial com segurança jurídica e sem infringir em direitos de terceiros.
Entre as ações em curso na ABIFINA para acompanhamento dos resultados da decisão da ADI 5529, estão o envio do estudo na íntegra para os associados, o monitoramento das correções de prazo pelo INPI, o envio de informações sobre patentes que ainda não tiveram a respectiva correção de prazo de vigência, incluindo pedidos de patentes divididos ou patentes de dispositivos, além da atualização de vigência de mais de três mil patentes monitoradas pela entidade e o treinamento de associados para uso estratégico das informações patentárias de interesse.
